从后续程序浅谈权利要求书撰写
从后续程序浅谈权利要求书撰写
作者姓名：汤财宝
作者单位：北京路浩知识产权代理有限公司摘要：通过一个具体的案件分析，分析我国国内专利申请文件撰写中权利要求书存在的一些问题，包括对技术创新把握不准确和权利要求书布局不合理。从中总结一些个人撰写权利要求书的心得体会。
关键词：权利要求书、把握不准确、布局
发明人做出一项优秀的技术创新非常不容易，绝大多数的技术创新通过申请专利的形式进行保护，在专利申请中，申请文件的撰写水平与技术创新能否获得专利以及专利是否稳定息息相关。由于我国实行的是先申请制，按照先申请的原则，一旦递交了申请文件，在申请日递交的文本中没有记载的内容，都不允许补入到申请文件，更加要求申请人和代理人按照法律规定撰写出优秀的申请文件。
专利申请文件的撰写质量对专利申请能否授权、以及授权之后能否被维持、并获得合理的保护，都有着至关重要的影响，稍有闪失就也可能导致全盘皆输1。权利要求书是发明或者实用新型专利要求保护的内容，具有直接的法律效力，是申请专利的核心，也是确定专利保护范围的重要法律文件。撰写出优秀的权利要求书是完成一件优秀申请文件的重要保证，也是发明人做出的技术创新能否得到合理保护的关键所在。
一、案例简述
某申请人经过多年研究，在玉米脱粒机技术领域获得了多项技术创新，并申请多项发明和实用新型专利，其中有一项名称为“玉米脱粒机”的专利（下称案例专利），案例专利的授权权利要求共有10项，其中，权利要求1和5如下：
“1、玉米脱粒机，包括进料斗、脱粒装置、支架和出料口，其特征在于：所述脱粒装置由脱粒筒、压板装置和挡板构成，压板装置
呈弧形且位于脱粒筒上方，至少有一块挡板位于脱粒筒和压板装置的侧面，所述脱粒筒、压板装置和挡板之间形成一个弧形的脱粒仓，进料斗与脱粒仓的进口端连接，脱粒仓的出口端连接出料口，脱粒仓的进口端口径大于出口端口径；所述脱粒筒上设置有脱粒齿；所述压板装置包括至少一个压板，每个压板的顶部设置有弹性装置；所述挡板位于呈逆时针方向旋转的脱粒筒的左侧或者位于呈顺时针方向旋转的脱粒筒的右侧。
5. 根据权利要求1所述的玉米脱粒机，其特征在于：所述压板装置还设置有上下调节机构，所述上下调节机构为滑槽式或者定位孔式或者档位调节式。”
在无效宣告程序中，无效宣告请求人使用了一篇该申请人自己在先申请的实用新型作为对比文件1，结果案例专利的权利要求1~4、6~10被无效。案例专利的申请文件撰写可以说是中规中矩，没有出现致命性的错误，但是出现了国内专利申请文件撰写中权利要求书存在的一些问题。
二、国内专利申请文件撰写中权利要求书存在的一些问题
（一）撰写人对技术创新把握不准确
上述案例中，案例专利所要解决的技术问题是提供“不仅可以批量进料，还可以同时对棒径不一的玉米棒脱粒，脱粒干净，效果良好，脱粒速度很快”的玉米脱粒机，相应的，在技术效果的描述是“通过可调节高度的弹性压板装置解决了大小棒径不同的玉米棒进料和脱粒的问题；本发明可以批量进料和脱粒，脱粒效果非常好，脱粒速度很快”。从案例专利的技术效果描述上看，案例专利要达到批量进料及脱粒干净的技术效果的技术手段，不仅需要采用“弹性压板装置”，还需要包括用于调节“弹性压板装置”高度的“上下调节机构”。撰写人没有将“上下调节机构”这一技术特征加入到独立权利要求，实质上无法解决全部技术问题。检索发现，“弹性压板装置”是案例专
利的现有技术，特别是申请人自己在先申请的实用新型专利（即上述对比文件1）已经公开采用了“弹性压板装置”技术特征。虽然对比文件1的公告日仅比案例专利的申请日早一天，在撰写时，代理人检索不到对比文件1，但是案例专利和对比文件1是由同一个代理人所代理的，说明撰写人知道“弹性压板装置”是现有技术或是抵触申请。撰写人在撰写案例专利的独立权利要求时加入了“脱粒仓的进口端口径大于出口端口径，脱粒筒上设置有脱粒齿”这一现有技术，使案例专利的独立权利要求与对比文件1相区别，但是加入现有技术并不能使案例专利的权利要求书具备创造性。由此可见，撰写人并没有准确把握技术创新，在撰写时没有攫取对该发明作出贡献的技术特征，并因此造成案例专利的独立权利要求被无效。
同时，这也说明撰写人既没有为自己的客户做好合理专利布局，也没有与客户进行良好的沟通，使得申请人自己在先申请的专利成为在后申请的专利的障碍。当然，案例专利在无效程序中，申请人在答复期限内可以修改权利要求书，删除独立权利要求，将权利要求5作为新的独立权利要求，获得保护，尚未出现将对发明作出具体贡献的技术特征遗漏的问题，属于瑕疵专利申请文件。
（二）撰写人未合理布局权利要求
从案例专利所要解决的技术问题上看，可调节的弹性压板装置为对本发明作出贡献的技术特征。撰写人在撰写过程中将“可调节的弹性压板装置”分拆成“弹性压板装置”和“上下调节装置”两个技术特征，“弹性压板装置”能够解决部分技术问题。在先申请未被授权的情况下，在确保在先申请不会成为案例专利的抵触申请时，为了给申请人争取较大的权利保护范围，未将“上下调节机构”放入独立权利要求是可以理解的。但是撰写人仅将“上下调节机构”作为附加技术特征放在权利要求5，并且在后的权利要求没有引用权利要求5，没有对“上下调节机构”这个对发明作出贡献的技术特征进一步进行
具体的保护，说明撰写人未合理布局权利要求。
为了使技术创新得到合理的保护，对权利要求进行合理的布局是必不可少的。每一项权利要求实际上是一个披着法律外套的具体技术方案，即一项专利申请文件的权利要求书中包含着多项具体的技术方案。一项优秀的专利申请文件，在撰写时，权利要求的保护范围应当从大到小，从一般到具体的保护方式，并且包括多种技术方案的组合2，做到类似一颗洋葱的层层保护。
案例专利中，撰写人将“上下调节机构”作为附加技术特征放到了权利要求5进行保护，在权利要求5还进一步限定“上下调节机构”包括了“滑槽式或者定位孔式或者档位调节式”三个技术方案，撰写人仅使用一条权利要求进行“上下调节机构”这一技术特征，没有体现权利要求保护范围从大到小，从一般到具体的保护方式。对于档位调节式，说明书记载了两种具体实施方式，对于滑槽式、定位孔式，说明书各记载了一种具体实施方式，根据专利法第五十九条的规定，说明书的记载可以用来解释权利要求，使权利要求能够得到说明书支持。撰写人未将具体实施方式作为权利要求5的从属权利要求进行保护，权利要求缺少层次排列的撰写方式容易导致权利要求不稳定，原因在于，“上下调节机构”具有多种实施方式，将多种具体实施方式分别作为从属权利要求时，在“上下调节机构”的技术手段也不具备新颖性和创造性的情况下，可以根据从属权利求缩小权利要求保护的范围，克服不具有新颖性和创造性问题。
另外，对于机械类发明，说明书记载了具体连接关系，特别是具体实施方式使用附图说明的情况下，一般不会出现公开不充分的问题。但是滑槽式、定位孔式的实施方式均未使用附图进行说明，如果该实施方式不属于常规技术手段、公知常识或者惯用手段，该技术方案可能被因公开不充分而无效。
在无效宣告程序中，对权利要求书的修改要求十分严格，《专利
审查指南》第四部分第三章4.6.2节规定，“修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除”“权利要求的全并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求合并，此时将所合并的技术特征组合在一起，形成了新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的权利要求中的全部技术特征”。
根据上述规定，合并后的权利要求包含被合并的权利要求的全部技术特征，在权利要求书修改过程中，由于撰写人未合理安排权利要求的排列顺利和层次关系，可以导致权利要求过度地被缩小和带入非必要技术特征。案例专利中，权利要求5不仅包括“上下调节机构”的技术特征，还包括“滑槽式或者定位孔式或者档位调节式”的技术特征。由于“上下调节机构”不仅包含“滑槽式或者定位孔式或者档位调节式”三种具体实施方式，还包括其他的实施方式，因此，“上下调节机构”属于上位概念，“滑槽式或者定位孔式或者档位调节式”属于下位概念，事实上，权利要求5具有两个权利保护范围。根据权利要求的保护范围的确定原则，当出现两种权利要求保护范围时，权利要求的保护范围以小的为准，因撰写人未合理安排权利要求的层次在修改后的独立权利要求书中，权利范围被不合理地缩小。
三、心得体会
我国的专利申请多数是改进性发明，撰写人在拿到发明人提供的技术交底文件时，一方面要理解发明人提供的技术交底文件的内容，另一方面要跟发明人沟通，特别是技术交底文件未清楚说明技术创新的要点时，撰写人需要了解从发明人角度认为的技术创新要点，然后进行检索，确定最接近的背景技术文件，准确掌握待撰写专利申请的技术创新。另外，由于许多申请人是基于自己的在先申请进行技术创新，发明人又不懂专利法，技术创新的要点往往未表面在技术交底文件中，必须由撰写人从细节中找出技术创新要点，因此，了解申请人
自己在先申请的相关专利也是必不可少的一项工作。
根据检索到的对比文件，对技术创新是否具有新颖性和创造性进行预判，根据预判的结果预测专利被授权的范围，根据预测的专利授权范围对技术创新的技术特征进行分类和排列，撰写出来的权利要求书不仅要使权利要求的保护范围具有层次性，还要使权利要求书整体具有多个技术方案的组合，防止在无效宣告程序中修改权利要求时过度地缩小权利要求的保护范围或者带入非必要技术特征。
1李春雪、张荣彦，“从一案例看专利申请文件的撰写、审批对相关程序的影响”，《中国专利与商标》，2011年第2期，第34-39页。
2邹雪梅，“从后续程序谈专利申请文件的撰写”，《中国发明与专利》，2008年第2期，第50-51页。