专利侵权认定中等同原则的适用问题(修改)

专利侵权案件中等同原则的适用

崔忠武管益杰

（山东诚功律师事务所，山东青岛 266071）

[摘要] 等同原则是专利侵权认定的重要原则,等同原则应当满足“以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果”三个构成要件。作为例外，禁制反悔原则和自由公知技术可构成对等同原则不构成侵权的抗辩。

[关键词] 等同原则全面覆盖原则变劣技术禁止反悔原则自由公知技术

[中图分类号] D923.4 [文章标识码] A [文章编号]1008-3642(2008)10-0000-04

等同原则是专利侵权认定中一项非常重要的原则，在我国发明和实用新型专利侵权纠纷的处理中，涉及适用等同原则认定侵权的案件占有相当的比重。但由于我国法律实践比较短，对如何适用等同原则，没有明确、具体的规定，所以造成在司法实践中对等同原则的适用问题见仁见智，没有统一的认识。对此，笔者结合有关专利侵权的有关的理论及实践，谈一下在专利侵权认定中等同原则的适用问题。

一、等同原则的涵义

认定专利侵权一般遵循两大基本原则，即全面覆盖原则和等同原则。当被控侵权物与某一专利的权利要求书相比，被控侵权物具备了权利要求书中的每一个权项，或者说权利要求书里的每一项技术要素都可以在被控侵权物中找到，也就是说被控侵权物全部涵盖了该项专利的必要技术特征，在此种情况下即采用全面覆盖原则认定侵权。但在发明和实用新型专利侵权实践中，完全一样的模仿并不多，一般都是在将专利的实质内容研究清楚以后，再改头换面加以利用，并达到了与专利技术相同的效果，这种情况下用全面覆盖原则无法认定其侵权成立，为了更好的保护专利权人的利益，就需要采用等同原则进行侵权认定。

等同原则最早产生于美国，1950年美国联邦最高法院在Graer Tank ＆ Mfg Co．V．L inde Air Products Co．一案中肯定了等同原则，并确立了认定等同原则“方式一功能一效果”的判断标准。[1]日本最高裁判所在1998年2月24 日的判决○1中，也正面肯定了等同原则，并详细地论述了等同原则的适用条件。此外，世界知识产权制定的《专利协调协定》第21条第（2）（a）款也正面承认了等同原则。可以说，“肯定等同原则的适用是世界性的潮流”。[2]（p22）我国正式进行知识产权审判的实践比较晚，在司法实践中，北京市高级人民法院在1995年的“周林-频普仪”专利侵权案中正式认可了等同原则，而至今我国的《专利法》中并没有关于等同原则的规定，只是在2001年最高人民法院的司法解释《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条中对等同原则作了概括性规定，但这为法院的专利审判实践提供了法律依据，可以说具有深远的意义。

对等同原则定义的认识，各学者表述不一，但其实质内容却是基本上一致。北京市高级人民法院颁布的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，对等同原则定义作了表述，即“等同原则，是指被控侵权物（产品或方法）中有一个或者一个以上技术特征经与专利独立________________

收稿日期：2008-09－12

作者简介：崔忠武、管益杰，山东诚功律师事务所律师。

权利要求保护的技术特征相比，从字面上看不相同，但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征。这种情况下，应当认定被控侵权物（产品或方法）落入了专利权的保护范围。”○2

二、等同原则的适用要件

美国联邦法院最早确定了等同原则“方式--功能--效果”的判断标准，这一标准逐渐被各国借鉴，成为判断等同原则适用的要件。我国在审判实践中也是吸取了该标准，即认定等同侵权，必须是“与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”。但我国法律法规对如何理解和使用该三要素，并没有规定，即使国内的学者也很少对此有所论述。现结合关于等同侵权的法律实践，对如何理解和适用等同原则的“三要素”，谈一下个人认识。

（一）以基本相同的手段

这是等同原则的核心要素，所谓“以基本相同的手段”就是指“本领域普通技术人员在侵权发生时，很容易想到将权利要求中的某一项特征替换成另一种手段或者方式，而不需要做出创造性的劳动。”[3]在实践中，“以基本相同的手段”通常包括以下几种方式：

1.等同替换

侵权物的技术特征虽然与专利权利要求中所记载的技术特征有所不同，但是专利技术中的不同部分（被代替技术）被侵权物中的相应部分（代替技术）替换后，也能达到同样的目的，起同样的作用，得到与专利技术同样的效果。也就是说，侵权物与专利的技术思想实质上是同样的，并无二致。例如，一项专利权利要求中的一项特征是传动机构采用齿轮传动，被告用链条传动进行替换，这种替换起到了与原专利相同的技术效果，且属于本领域人普通技术人员不需要做出创造性劳动就能够做出的替换，这就构成等同替换。

2.产品部件的简单移位或者方法步骤顺序的简单变换

产品专利的权利要求书中所记载的技术特征一般是产品的部件及其组合关系；方法专利的权利要求书中的技术特征一般是原料的配方和一定顺序的工艺步骤。“如果本领域的普通技术人员认为两者的结构关序或者工艺没有本质区别，而且产生与专利技术基本相同的效果，则应当认定等同侵权。”[4]

3.分解或者合并技术特征

分解是指是指被控侵权物以两个以上的技术特征替代权利要求书中记载的某一技术特征；合并是指指被控侵权物以一个技术特征替代权利要求书中记载的两个或两个以上的技术特征，并且这种合并或分解能够达到与专利基本相同的效果，如果这种分解或者合并对所属领域的普通技术人员不经过创造性劳动就能联想的，则应当认定为等同侵权。

4.使用变劣技术

使用变劣技术，学术界又成为变劣行为或变劣发明。关于变劣行为是否构成侵权，学术界有不同的争议，有的认为不构成侵犯专利权，有的则认为构成侵犯专利权。虽然在理论界有争议，但在司法实践中已对变劣行为构成侵权予以认可，并出现了承认变劣行为构成侵犯专利权的案例。○3北京市高级人民法院2001年9月制定的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》对使用变劣技术做了明确规定：“对于故意省略专利权利要求中个别必要技术特征，使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案,而且这一变劣技术方案明显是由于省略该必要技术特征造成的，应当适用等同原则，认定构成侵犯专利权。”从该项规定中可以看出，使用变劣技术具有如下法律特征：（1）侵权人的主观故意，即为了逃避侵权指控；（2）省略的是专利技术的个别必要技术特征，而不是非必要技术特征；（3）省略后与专利相比在性能和效果上的明显降低；（4）省略专利技术的个别必要技术特征与性能和效果降低具有法律上的因果关系。

5.使用迂回技术

使用迂回技术，是“对已取得专利权的产品制作方法（方法发明），故意加上一些多余无用的步骤，但实质上是与专利发明等同的发明。”[2](p23)例如，某项化学专利，A与B反应得到C，仿制者先将A氧化，与B反应，得到D，再将其还原得到C。这样就达到了与权利要求的记载不一致的目的。迂回技术的技术特征与权利的必要技术特征有不同之处，但该不同之处完全是因为迂回发明实施了一些不必要多余的步骤而造成的。实质上，二者的技术思想是一致的，它是在专利发明已成公知后出现的发明，是依据专利技术而很容易联想得到的技术。迂回技术专利发明相比，因步骤的繁杂，技术上要略逊一筹，而这种繁杂是为了逃避侵权制裁而故意作出的多余的安排，所以应当按照等同原则认定为专利侵权。

（二）实现基本相同的功能

这方面相对比较客观，容易理解，即“被控物的结构与权利要求中的某项特征所实现的功能大致相同。”[3]而且这种相同的功能是本领域普通技术人员不需要通过创造性劳动就能意识到的。一般来说，专利技术的某项技术特征在其专利说明书中会提及或通过权利要求书很容易推断出来，被控侵权物通过其基本相同的手段也会客观地体现出其技术功能。

（三）达到基本相同的效果

每一项专利都有其使用的目的，都有其所解决的技术问题，这正是专利技术的价值所在，也是等同侵权所追求的目的。达到基本相同的效果是指，就整体方案而言，为实现发明目的，替换所产生的效果与被替换的技术特征是相同的，即被控侵权物所实现的使用目的与专利技术大致相同。前面论述到，专利等同是指与权利要求中某一具体特征的等同，而不是整体等同，但“不是整体等同决不意味着在适用等同原则时不考虑整体方案。从整体方案上考虑效果必须结合专利的发明目的，这一点是非常重要的，可能直接影响到判定的结果。”[3]当然这一基本相同的效果也应当是本领域普通技术人员无需经过创造性劳动所能够联想到的。

另外，在认定等同侵权时，还应需要确定其基准时间，即判断被控产品与专利存在等同是以专利申请日、专利公开日还是侵权日为准，“不同的时间界限往往是至关重要的，决定了科技发展所产生的新的替代品的利益归属。”[5]在这方面，国内学术界仍有争议，大多数学者倡导的等同侵权判定的基准时间应该是侵权行为发生的时间。笔者赞同也该观点，在如今科学技术飞速发展的今天，新技术、新发现不断产生，如果以专利申请日为基准日，权利人就不可对将来可能出现的新技术、新发现作为等同物作出预测，也不可能在权利要求中作出声明，在这种情况下，利用新技术、新发现作为专利的等同物，就难以认定其侵权，这对专利权人是不公平的，也不利于专利技术的保护，所以采用侵权日作为判定等同侵权的基准日，更有利于专利权的保护。WIPO的专利法协调公约草案第20（2）条规定的等同时间标准是专利侵权日，所以采用侵权日作为判定等同侵权的基准日还可以更好地实现与国际接轨。

三、等同原则适用的抗辩问题

等同原则实质是将专利权的保护范围扩大到字面保护之外，以求使专利权人的利益得到最大程度的保护。但是等同原则的适用不能漫无边际，还得考虑到社会公众的利益，对专利权人不应得到的利益应排斥在专利保护之外。所以，有必要对等同原则适用作合理的限制，在实践中，对等同原则不构成侵权的抗辩主要有禁止反悔原则和自由公知技术抗辩两种方式。

（一）禁止反悔原则抗辩

禁止反悔原则是指，在专利申请的审批、专利权的撤销或者无效宣告程序中专利权人为确定其专利的新颖性或创造性，通过书面声明或者文件修改，对权利要求的保护范围做了限制或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，那么在专利侵权诉讼程序中法院在适用等同原则确定保护范围时，禁止将已被排除或者已经放弃的内容重新纳入专利保护范围。[6]

禁止反悔原则实际上是诚实信用原则在专利法中的具体体现。

适用禁止反悔原则应当符合以下条件：1、专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的，而且已经被记录在专利文档中；2、限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用。在诉讼中，对禁止反悔原则的举证还是按照“谁主张、谁举证”的原则进行，一般是被告提出禁止反悔原则的抗辩并由其能提供原告反悔的相应证据。

（二）自由公知技术抗辩

自由公知技术抗辩是指，在被控侵权物与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下，如果被控侵权物与一项自由公知技术相同或更为接近，那么侵权就不成立。因为“专利权人只能从其真正的发明中取得利益，而对于已有技术以及从已有技术中以显而易见的方式得到的技术，专利权人不享有任何独占性质的权利”[7]。

作为公知技术进行抗辩的技术一般应具备以下条件：第一，必须是可自由使用的公知技术。该技术必须在专利申请日或优先权日之前已公知公用，成为可自由使用的已有公知技术。在某项专利申请之前他人也有相同或实质上相同的另一项在先专利申请，此时只能视为已有公知技术，但却是不能自由使用的公知技术，对此不能作为抗辩的依据。第二，必须是非组合而成的公知技术。用于抗辩公知技术，不应当是组合而成的公知技术，因为基于特定发明目的对已有技术的组合，往往本身就是一项新的发明创造，而非公知技术，作为抗辩他人专利的公知技术，应当掌握一比一的原则，即用一项已有公知技术与他人的一项专利进行比较，切忌将分散的公知技术加以综合或组合后作为抗辩的公知技术。第三，必须是极为近似或完全相同的公知技术。只有当被控侵权的技术与公知技术极为近似或完全相同时，才应考虑作为抗辩成立的依据。所谓极为近似，一般是指仅存在一些枝节上的不同；或实质上相同，但文字描述上不同；或者只有某些细节的不同。[8]

注释：

○1最高裁判所民事判例集.1998年第52卷第113页.

○2北京市高级人民法院：《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第32条。

○3参见北京市高级人民法院2003年4月16日做出的（2003）高民终字第108号民事判决书,对该案例的相关分析请参阅何暄：《对判定构成变劣技术侵权的思考》[J]，载于《电子知识产权》2004年第3期，第37页。

参考文献：

[1]李明德.美国专利法中的等同理论——希尔顿化学公司案评述[J].外国法译评，1999，（2）：64.

[2]刘惠明.试论确定专利保护范围的等同原则[J].外国法译评，1999，（4）.

[3]王双厚.专利侵权判定原则[EB/OL].https://www.sodocs.net/doc/974776961.html,.2004—4—10.

[4]黄松有.知识产权司法解释实例释解[M].北京：人民法院出版社，2006.52.

[5]刘宇晖.试论专利侵权认定中的“等同”原则[J].电子知识产权，2002，（11）.

[6]白光清.专利侵权抗辩研究[A].国家知识产权局专利法研究所.专利法研究[C].北京：知识产权出版社，2001.70.

[7]刘继祥.试论专利侵权诉讼中等同原则的适用[A].程永顺. 专利侵权判定实务[C].北京：法律出版社，2002.82.

[8]张玲.专利法理论与实务研究[M].天津：天津人民出版社,2002.269.

责任编辑：曲崇明